Casación 10807-2017, Lima de 14-10-24

(Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema)

Ponente: Juez Supremo Delgado Aybar

Cuestión controvertida: Los actos administrativos o judiciales que hayan reconocido la notoriedad de una marca ¿son prueba suficiente para que su titular pueda oponerse al registro de un signo al amparo del art. 136, inc.h)¹ de la Decisión 486?

Fallo: No. Para probar la notoriedad de un signo no basta con demostrar la existencia de un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para acreditar la calidad de notoriedad en cada caso concreto. Esto quiere decir que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida únicamente para dicho caso particular.

El reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según sea el caso. La normativa andina otorga una protección reforzada a los signos distintivos notoriamente conocidos, sin embargo, es responsabilidad del titular del signo demostrar su notoriedad ante la autoridad competente en cada caso concreto, pues, ésta no se presume, sino que debe acreditarse mediante pruebas que pueden incluir factores como publicidad, volumen de ventas y difusión del signo, entre otros. Además, la notoriedad es una cualidad dinámica, por lo que, la falta de acciones encaminadas a mantener el prestigio y presencia del signo en el mercado puede llevar a la pérdida de tal condición.

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1. Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.